Президиум ВАС РФ выразил свою позицию по спору о регистрации лицензионного договора

Новости / Интеллектуальная собственность / Арбитраж

На сайте суда опубликовано постановление Президиума ВАС РФ №1392/12 от 12 марта 2013 года по спору о регистрации лицензионного договора.

Рассмотренный Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации арбитражный спор касался обжалования отказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) в государственной регистрации исключительного лицензионного договора.

Рассмотренное исковое заявление в арбитражный суд содержало требование о признании недействительным отказа Роспатента в государственной регистрации исключительного лицензионного договора о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту в отношении определенных в договоре способов использования.

В соответствии с условиями этого лицензионного договора лицензиар предоставили лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения в отношении способов использования, указанных в лицензионном договоре.

При этом в соответствии с условиями лицензионного договора за лицензиаром сохранялось право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отношении способов использования изобретения, не предусмотренных в лицензионном договоре.

Решением Роспатента в государственной регистрации лицензионного договора было отказано с указанием на несоответствие условий договора понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному пунктом 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно указанной норме предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам осуществляется посредством предоставления исключительной лицензии (заключением лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии).

В соответствии с подпунктом 10 пункта 7.10 Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 №321, регистрация договора о предоставлении исключительного права осуществляется при условии, если в договоре не содержится внутренних противоречий.

Поскольку в договоре содержалось условие о сохранении за правообладателем возможности заключать с другими лицами лицензионные договоры в отношении не перечисленных способов использования, по мнению Роспатента, представленный лицензионный договор содержал внутренние противоречия и Роспатент полагал, что не имеет законной возможности зарегистрировать такой лицензионный договор.

Суд первой инстанции согласился с данным выводом, указав, что соответствующий пункт договора противоречит понятию исключительной лицензии в смысле пункта 1 статьи 1236 ГК РФ, поскольку в нем содержится условие, согласно которому у лицензиара остается право заключать с другими лицами лицензионные договоры на указанное в договоре изобретение.

Регистрация такого договора не могла быть осуществлена, поскольку условия договора противоречат закону и существу распоряжения исключительным правом, что выходит за пределы правомочий, предоставленных сторонам в пункте 1 статьи 1233 ГК РФ.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами Арбитражного суда города Москвы и оставили принятый судебный акт без изменения.

Президиум ВАС РФ отменил судебные акты, принятые судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, отметив, что при рассмотрении дела не были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Согласно статье 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В статье 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель назвал такой способ распоряжения исключительным правом как его передача посредством исключительной лицензии.

При этом главной особенностью такой передачи является предоставление пользователю монопольной возможности (исключая любых третьих лиц) на использование объекта исключительного права в своей деятельности.

Правообладатель в этом случае лишен возможности передать права на использование такого объекта исключительных прав третьим лицам.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 11 совместного Постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

В статье 1236 ГК РФ отсутствуют нормы относительно объема передаваемых правомочий в рамках как исключительной, так и неисключительной лицензии. Такой объект интеллектуальных прав как изобретение может быть использован в различных продуктах и произвольное лишение правообладателя возможности самостоятельно определить способ использования объекта исключительных прав означало бы ограничение его гражданских прав, что противоречит статьям 1, 9, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в определении лицензионного договора, данном в статье 1235 ГК РФ, лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Пользователь, заинтересованный в монопольном праве на использование изобретения, должен быть уверен в том, что аналогичные права не будут предоставлены третьим лицам. Стороны такого договора не должны быть ограничены в правомочиях определить сферу деятельности, а также конкретные виды использования объекта исключительных прав.

Закон не содержит ограничений на предоставление прав, вытекающих из патента, для их использования в конкретной сфере деятельности лицензиата или для изготовления строго определенного перечня изделий.

В рамках настоящего спора стороны заключили договор, в котором лицензиату предоставлено право на использование изобретения по патенту в предусмотренных договором пределах. При этом лицензиар лишался возможности предоставить такие права третьим лицам в отношении аналогичных способов использования.

В статье 1236 ГК РФ, а также в иных нормах Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют положения относительно возможности заключения договоров о предоставлении исключительной лицензии в определенной сфере деятельности и в пределах, указанных непосредственно сторонами.

Вместе с тем, в пункте 3 указанной статьи содержится положение, согласно которому в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии).

Следовательно, законодатель допускает дифференциацию лицензионных договоров в зависимости от способа использования результата интеллектуальной деятельности. В спорном договоре стороны определили конкретный способ (сферу) использования такого результата.

Кроме того, стороны правомерно определили и вид заключаемого договора – договор на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Такой договор не противоречит императивным нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, у Роспатента не было оснований для отказа в государственной регистрации исключительного лицензионного договора о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту.